23 Сентября, 2018 Полезные статьи

Для чего необходимо проведение патентной экспертизы?

Результаты патентной экспертизы изобретения или полезной модели являются ключевым доказательством в делах о защите интеллектуальных прав на данные объекты интеллектуальной собственности. Если лицо необоснованно обвиняется в нарушении патентных прав на изобретение или полезную модель – ему целесообразно провести независимую экспертизу и установить отсутствие факта незаконного использования объекта.

Напротив, в случае, если права на изобретение или полезную модель были нарушены, а сам нарушитель этот факт отрицает – правообладатель сможет предоставить в суд экспертное заключение, которым будет обоснована и подтверждена его позиция.

При обращении в суд с иском о нарушении исключительных прав на изобретения или полезные модели правообладатель обязан доказать факт незаконного использования данных объектов нарушителем.

Поскольку разобраться в сущности изобретения или полезной модели может лишь человек, имеющий техническое образование, для установления факта использования изобретения и полезной модели необходимо привлечение лиц, обладающих специальными познаниями в области техники. Чрезвычайно редко можно встретить судью со вторым высшим техническим образованием, в связи с чем в подавляющем большинстве дел о защите патентных прав судом назначается патентная экспертиза изобретения или полезной модели.

Учитывая то, что Патентное ведомство Украины проводит формальную экспертизу заявки на полезную модель, то получив патент Украины у патентообладателя автоматически возникает вопрос – насколько зарегистрированная полезная модель удовлетворяет условиям патентоспособности?

Упомянутый вопрос возникает при различных обстоятельствах.

Несмотря на возможность самостоятельного проведения патентного поиска для получения ответа на поставленный вопрос, патентообладатель может быть заинтересован и в проведении государственной экспертизы выданного патента на полезную модель, поскольку проведение экспертизы в Патентном ведомстве Украины:

  • увеличивает надежность патента на полезную модель, так как позволяет выявить его слабые стороны и, тем самым, сделать вывод относительно целесообразности дальнейшего продвижения полученного патента либо необходимости разработки новой стратегии патентования с учетом полученных фактических обстоятельств;
  • позволит патентообладателю точнее оценить судебные риски и шансы на успех в случае предъявления претензий третьим лицам в нарушении полученного патента на полезную модель;
  • в случае установления несоответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности (новизна, промышленная применимость) позволяет своевременно уменьшить затраты по поддержанию патента на полезную модель и патентованию ее в других странах;
  • позволит получить отчет о проведенной экспертизе патента на полезную модель, что увеличивает шансы в поиске инвесторов, которых можно привлечь для использования полезной модели в гражданском обороте;
  • выявит наличие третьих лиц, которые не согласны с выдачей патента на полезную модель и могут предоставить сведения о ее известности до даты подачи заявки в Патентное ведомство Украины.

Процесс проведения экспертизы полезной модели включает:

  • подачу ходатайства о проведении экспертизы патента Украины на полезную модель и уплату соответствующей пошлины;
  • проведение Патентным ведомством экспертизы и подготовку отчета о соответствии полезной модели условиям патентоспособности.

Целесообразно, в зависимости от фактических обстоятельств дела, совместно с подачей ходатайства о проведении экспертизы патента Украины на полезную модель, предоставить наиболее близкие к заявленному техническому решению материалы, которые были известны патентообладателю до даты подачи заявки в Патентное ведомство, а если был испрошен конвенционный приоритет, то до даты приоритета.

Также при подаче ходатайства целесообразным является выявление слабых и сильных сторон патента Украины на полезную модель и предоставление своего мнения эксперту Патентного ведомства, который учтет его в рамках проведения экспертизы.

Какова стандартная формулировка вопроса, который ставится перед экспертом при проведении патентной экспертизы?

Вопрос, который ставится перед экспертом при проведении патентной экспертизы, как правило, формулируется так: «Содержит ли представленное на экспертизу устройство «…» каждый признак изобретения «…» (патент №…), приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения?»