26 Июля, 2018 Полезные статьи

Джулія Робертс і common law trademark

В США закон охороняє як зареєстровані так і незареєстровані торговельні марки. Якщо поряд з брендом вказують букву «R» в колі, позначення є зареєстрованим знаком, а «ТМ» – знак, який використовується особою, але не зареєстрований.

Незареєстрована ТМ у США охороняється як common law trademark rights. Порівняно зі звичайною ТМ різниця наступна: (1) незареєстроване позначення може охоронятись лише в межах території, де воно фактично використовується; (2) неможливість стягнення збитків і витрат на правову допомогу (хоча Lanham Act послабив ці обмеження).

Бонус – «first use rule»: особа, яка може довести, що використала в комерційному обороті незареєстроване позначення раніше, може заперечувати проти реєстрації пізніше заявленої торговельної марки іншою особою.

Яка з цього користь українському юристу?

Якщо ви звертаєтесь за захистом по процедурі UDRP (доменний арбітраж при ВОІВ), заявник може посилатись не лише на зареєстровану ТМ, але і на common law trademark rights (WIPO Jurisprudential Overview 3.0).

Практика використання цієї підстави в UDRP почалась із обґрунтування прав знаменитостей на домен, який містить їх ім’я.

В 2000 р. відповідач визнав, що обрав домен <juliaroberts.com> через ім’я відомої акторки. Пані Робертс не реєструвала ім’я як торговельну марку, але арбітр вказав, що в цьому немає необхідності, адже її ім’я отримало самостійне значення завдяки комерційному використанню в акторській діяльності заявника (Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd D2000-0210).

В 2001 р. італійський гонщик Формули 1 Джанкарло Фізікелла забрав домен <giancarlofisichella.com>  посилаючись на рішення у справі Джулії Робертс.

Чи можуть заявники з країн, право яких не передбачає common law trademark rights, посилатись на цю підставу?

В 2000 р. три арбітри врахували, що заявник із Норвегії згідно національного законодавства мав право на захист незареєстрованого позначення, якщо воно отримало розрізняльну здатність – Skattedirektoratet v. Eivind Nag.

Заявники із країн civil law виграють справи посилаючись на незареєстровані ТМ, які фактично почали використовувати. Наприклад, в справі Shelbox SRL v. Alliance Mobilhome D2008-0404 італійська компанія забрала домен у французької посилаючись лише на common law trademark rights.

Фактично UDRP не обмежує можливість скористатись захистом незареєстрованого позначення. Заявник має довести, що позначення здобуло нове додаткове значення (acquired secondary meaning) яке вказує на походження товару чи послуги заявника. Іншими словами – отримало розрізняльну здатність. Доказами є обставини, що свідчать про тривалість та обсяг продажу товарів з цим позначенням, обсяг рекламування знаку, опитування споживачів, впізнаваність бренду в медіа.

Інколи не так просто переконати арбітра, що заявник із країни, де право не передбачає захист common law trademark, може скористатись цим правом. В рішенні по справі Escrow Agent GmbH v. Whois Privacy Protection Service, Inc. D2018-0281 арбітр розмірковує чи є підстави застосувати на користь заявника з Німеччини поняття «passing off», відоме англійському праву, по аналогії до common law.

Інколи арбітри вказують, що не можуть знати законодавство кожної країни, звідки походить заявник, тому переважно керуються Правилами та посилаються на рішення доменного арбітражу (Robin Food B.V. v. Bogdan Mykhaylets D2016-0264).

В справі 2006 р. Рінату Ахметову відмовили в переделегуванні домену «akhmetov.com», вказавши, що прізвище належить також відомим особам в інших країнах, тому не захищається як common law trademark.

Наразі захист ділової репутації та імені особи, як однієї із складових репутації, в Україні може перетинатись з ТМ, якщо особа зареєструє своє ім’я (таких ТМ в нашому реєстрі вистачає). Якщо фізична особа в статусі СПД почне використовувати певне позначення без реєстрації, може посилатись на захист комерційного найменування (якщо доведе, що позначає не товар чи послугу, а саме виробника).

Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (ст. 4) дозволяє захищати незареєстровані позначення на підставі першості використання. Неправомірне використання імені, комерційного найменування, торговельної марки, інших позначень без дозволу особи, яка раніше почала їх використовувати, що призвело чи може привезти до змішування з діяльністю цієї особи.

Пам’ятайте, що рішення доменного арбітражу можна оскаржити в національному суді, і якщо це буде український суд, краще подбати про аргументацію захисту незареєстрованих позначень.