Кузов RANGE ROVER EVOQUE КАК ТМ

Компания Land Rover получила два противоположных решения по заявкам на торговые марки в Украине и в Евросоюзе. Заявленные обозначения далеко не тождественны: в Украине это изобразительный знак – вид сбоку автомобиля Range Rover Evoque, а в ЕС – объемный знак вид кузова этого авто в шести вариантах. Однако, поскольку речь фактически идет об охране внешнего вида одного автомобиля, я считаю корректным сравнить аргументацию и обоснованность решений, чтобы показать разные подходы патентных ведомств и суда.

Ранее автопроизводители пользовались традиционным инструментом для защиты дизайна – регистрировали его оригинальные элементы в виде промышленных образцов. Однако Land Rover, создав оригинальную форму кузова, решился на смелый ход – защититься от копирования путем регистрации объемной ТМ в ЕС, а в Украине подал просто вид сбоку.

К слову – не зря компания переживала о заимствовании именно со стороны европейских производителей – сравните фото нового Volkswagen T-Cross.

range-rover-evoque-convertible-cabrio VW-T-Cross-Breeze-Concept-1

Успешный путь украинской заявки на ТМ

Изначально эксперт отказал в регистрации для части товаров 12 (игрушки) и 28 класса (автомобили), указав, что знак является реалистичным изображением определенного типа автомобиля, тем самым указывает на вид товара, для маркировки которого используется.

Почему вообще существует запрет регистрировать реалистичное изображение товара?

Очевидно, чтобы не дать нескольким крупным производителям монополизировать вид обычных товаров. Для иллюстрации приведем другой пример из практики Апелляционной палаты ГСИС Украины – отказ в регистрации торговой марки, которая состоит из вида спереди типичной стиральной машинки. В противном случае, правообладатель такой ТМ смог бы требовать от каждого производителя стиральной машинки изменить дизайн, который характерен большинству этих устройств.

Поскольку функция торговой марки – отличать одинаковые товары разных производителей, нелогично предоставлять исключительное право на внешний вид товара, который у разных производителей не отличается.

Коль скоро ТМ наносится на товар или его упаковку, обычно товар и торговая марка не совпадают, кроме таких случаев как объемные ТМ – как нанести ТМ в виде реалистического изображения товара на сам товар? (а теперь попробуйте представить как наносить объемную ТМ, которая охраняется для услуг – например устройство магазинов Apple?)

Не согласившись с отказом, заявитель обратился в Апелляционную палату ГСИС, которая тоже попыталась найти ответ на вопрос – является ли вид сбоку автомобиля Range Rover Evoque реалистичным изображение типа автомобиля. При этом в п. 4.3.1.4. Правил сказано, что не имеют различительной способности реалистичные изображения товаров, а не типа товаров – имела ли место подмена понятий?

Апеллянт предоставил распечатки касательно внешнего вида самого автомобиля, чтобы коллегия смогла воочию убедится, что настоящий товар в профиль выглядит именно так, как он изображен в заявке на ТМ.

resizeRange_Rover_Evoque_5_door_Pure_Fuji_White

Хотя значение словосочетания «реалистичное изображение товара» предположительно известно обычному человеку, коллегия АП решила сверится с толковым словарем в поисках значения двух отдельных слов «РЕАЛИЗМ» и «ИЗОБРАЖЕНИЕ». Реализму, как методу художественного познания, оказывается присуще изображение действительности в ее типичных чертах. Это привело к неожиданному выводу – предмет, который создан в жанре реализма, лишен индивидуальных признаков, потому не имеет различительной способности.

Вид сбоку позволил коллеги обнаружить ряд характерных визуальных элементов: декоративные элементы на переднем крыле, суженные передние фары, боковые молдинги, окна, которые сужаются от лобового стекла к пятой двери и другие.

Вся аргументация коллегии АП ГСИС заняла чуть более двух страниц: перечисленные признаки и каплевидный дизайн кузова наделяют изображение кузова авто дистинктивными свойствами – отсюда оно получает различительную способность (оговорюсь, что статья не содержит моего личного мнения об оценке различительной способности кузова авто).

По логике коллегии заявленное изображение авто не является реалистичным, потому что имеет ряд индивидуальных признаков, тогда как реалистичное изображение априори их лишено и содержит типичные черты товара.

При этом в решении сказано, что апеллянт предоставил фото настоящего автомобиля – любой, кто видел Range Rover Evoque, согласится, что на украинской ТМ № 205371 изображен именно реалистичный автомобиль этой модели. Согласитесь – как минимум, позиция, положенная в основу положительного решения, слегка противоречива.

Иначе выглядит заявка на объемную ТМ, которую та же компания подала в качестве Community Trademark в ЕС.

T-629-14-1

Дело началось в ноябре 2012 года, когда Land Rover подал 3D обозначение – форму кузова Range Rover Evoque в шести вариантах. Получил подряд два отказа, заявитель обжаловал их в Суд ЕС, который 25 ноября 2015 года вынес окончательное решение – отказал в регистрации.

Основание для отказа – обозначение не имеет различительной способности, а всего лишь «another variation of the typical shape of a car».

Дело в том, что суд ЕС очень щепетильно подходит к вопросу предоставления охраны объемным ТМ, и предъявляет к ним особые – завышенные по сравнению с обычными знаками – требования. Слово или рисунок, будучи ТМ, пригодны для восприятия потребителем отдельно от товара, тогда как форма товара в виде 3D-знака неотделима от товара.

Процитируем суд (п. 19): «Average consumers are not in the habit of making assumptions about the origin of products on the basis of their shape or the shape of their packaging in the absence of any graphic or textual element, and it could therefore prove more difficult to establish distinctive character in relation to such a 3D mark than in relation to a word or figurative mark».

Только обозначение, которое существенно отличается от обычных и привычных потребителю видов товара, может выполнить основную функцию торговой марки – безошибочно (не вводя в заблуждение) указать потребителю происхождение (точнее производителя) конкретного товара.

Суд указал на квалифицирующий признак, наличие которого дает основание требовать охраны для объемного знака в виде формы товара – обозначение должно позволить обыкновенному потребителю такого товара, которому присуща достаточная мера внимательности, отличить этот товар от остальных однородных товаров без проведения сравнительной оценки, требующей сконцертировать внимание на объекте (п. 21 и ссылка на решение от 07.10.2004 г. Mag Instrument v OHIM, C‑136/02 P, ECR, EU:C:2004:592, par. 32).

В случае Range Rover Evoque отсутствие в знаке какого-либо словесного элемента означало более высокие требования к его различительной способности среди обычных кузовов автомобилей на рынке (п. 23).

Суд обратил внимание, что заявленный знак состоит из шести рисунков, которые с разных ракурсов изображают автомобильный кузов с четырьмя колесами и двумя дверями с каждой стороны. Эти и другие признаки несущественно отличают от любого производителя взятого авто на рынке (п. 27). Суд отметил, что заявленные как торговая марка рисунки выполнены без должной детализации, что лишает заявителя права ссылаться на схожесть с реально выпускаемым автомобилем.

Производитель, как в случае с украинской ТМ, пытался обратить внимание суда на ряд отличительных черт кузова Range Rover Evoque, однако суд посчитал, что эти элементы продиктованы техническими (например, аэродинамика) и экономическими (например, дешевле в производстве) мотивами, но на самом деле присущи другим автомобилям на рынке. Именно эти обстоятельства не позволили суду обнаружить квалифицирующий признак.

Заявитель предоставил суду ряд фотографий готовых автомобилей под маркой RR Evoque в надежде убедить суд в наличии у столь оригиального кузова приобретенной различительной способности. Однако суд отказался принять такие фото в качестве надлежащих доказательств и вот почему.

Во-первых, «the references to the model ‘Range Rover Evoque’, or simply ‘Evoque’, were irrelevant in the present case, since those terms did not appear in the mark» — заявитель ведь сознательно не добавил в заявленные рисунки объемного знака эти слова — значит лишил себя права ссылаться на такие фото.

Во-вторых, «OHIM may not take into account characteristics of the mark that are not set out in the application for registration and the documents accompanying it. The reviews submitted by the applicant do not concern the six line drawings it filed for the purposes of registration, but rather a ready-made car or photographs of such a ready-made car». Конечно заявитель понимал, что подай он заявку на фотографии готовой машины, вероятность отказа была бы значительно выше, чем рисунки объемного знака, но посчитал, что рассматривать фото как доказательство различительной способности рисунка недопустимо.

Любопытно, что заявитель апеллировал в т.ч. к ранее зарегистрированным третьими лицами объемным знакам, в которых изображен автомобиль, однако этот аргумент был отвергнут как несостоятельный.

Итак ТМ в Украине отличалась от ТМ в ЕС тем, что не была объемной, но по сути вопрос возник один и тот же — является ли кузов автомобиля Range Rover Evoque реалистичным изображение типа автомобиля?

Коллегия АП ГСИС увидев как выглядит реальный автомобиль не заметила сходства с изображением и посчитала, что реалистичному изображению присущи типичные черты товара, а кузов RR Evoque вовсе не типичный.

Суд ЕС оценил те же элементы того же кузова как лишенные различительной способности в силу типичности для кузова автомобилей, присутствующих на рынке.