12 Июня, 2018 Полезные статьи

Не реєструйте нудні мелодії як ТМ

Розрізняльна здатність – базова вимога для реєстрації ТМ, але критерії визначення настільки індивідуальні та залежать від багатьох факторів, тому кожна справа, де суд досліджує розрізняльну здатність – джерело цих критеріїв. Особливо цінні ті справи, які стосуються нетрадиційних торговельних марок, адже до них вимоги, як правило, вищі, ніж до словесних чи комбінованих.

Перш ніж розповісти про рішення Суду ЄС про реєстрацію звукової торговельної марки, коротко нагадаю наскільки це унікальне явище. 

Non-traditional trademarks in EU court practice

До нетрадиційних позначень відносять звук, колір, аромат, фактуру, голограму та 3D форму. Всього 0,53% від загальної кількості торговельних марок, що поширені на всі країни ЄС є нетрадиційними, більшість з яких – об’ємні торговельні марки.

Справ CJEU щодо нетрадиційних позначень зовсім небагато:

2002 р. – невдала спроба реєстрації запаху по формулі C6H5-CH = CHCOOCH3 (Sieckmann C-273/00)

2002 р. – 3D форма товару Philips C-299/99  та 2010 р. – невдала спроба реєстрації форми червоної деталі конструктора Lego C-48/09

2003 р. – як правильно ідентифікувати звукову ТМ «Kukelekuuuuu» (спів півня – «кукареку») в справі Shield Mark C-283/01)

2003 р. – за яких умов помаранчевий колір, заявлений без контурів може бути ТМ Libertel C-104/01 а в 2004 р. – поєднання синього та жовтого кольорів у справі Heidelberger C-49/02).

В 2015 р. бразильська компанія Globo Comunicação e Participações отримала відмову в реєстрації звукової торговельної марки стосовно 09, 16, 38 та 41 класів товарів та послуг. Зокрема, звук мав бути використаний як мелодія для будильника чи телефона.

%d1%80%d1%96%d0%bd%d0%b3%d1%82%d0%be%d0%bd

Підстава для відмови – відсутність розрізняльної здатності, навіть більше – EUIPO назвало цей звук банальним та розповсюдженим рінгтоном, який не запам’ятовується споживачами.

Заявник оскаржив остаточну відмову, а CJEU Case T‑408/15 13 вересня 2016 року залишив рішення EUIPO про відмову в силі. Прослідкуємо за аргументацією суду.

Banal ringing sound that would go unnoticed by the target consumer

Взагалі, звук як засіб для розрізнення товарів чи послуг різних виробників є незвичним для споживачів. Однак, якщо мова йде про телебачення, ледь не кожен канал та телепрограма використовують звуковий контент (мелодію), щоб запам’ятатись глядачу. Звукове позначення як таке придатне для перетворення на асоціацію між послугою і її надавачем у свідомості споживача.

Суд врахував, що рівень уваги споживачів зазначених послуг варіюється від середнього до високого – це важлива характеристика для наступної оцінки розрізняльної здатності.

Заявник описав, що звук слід застосовувати як рінгтон і цей звук складається лише із двох однакових нот.

Як міг заявник сподіватись, що з таким рівнем уваги споживач здатен розрізнити звук тривалістю в дві однакові ноти?

Суд зауважив, що звук просто залишиться поза увагою споживача, оскільки є занадто коротким і банальним, щоб його запам’ятали і асоціювали із певною особою.

Такий звук буде сприйнято публікою суто як функція товару чи послуги, але не як вказівка на конкретного підприємця (an indication of commercial origin). Щодо функції – споживач, почувши цей короткий монотональний рінгтон, подумає, що це звук запуску комп’ютерної програми чи мобільного застосунку.

Суд вказує, що таке позначення: «is the ‘standard’ ringing sound with which all electronic devices equipped with a timer and all telephony apparatus are provided».

How could a sound mark be associated with the sale of paper?

Погоджуючись із вищенаведеним підходом в оцінці розрізняльної здатності, я не можу погодитись із судженням Апеляційної Палати EUIPO: «the goods in Class 16 which are, by definition, silent … the consumer is not used to recognising the origin of those goods on the basis of a sound or melody».

Звісно, нанесення звукової ТМ на друковане видання не є звичайною практикою ділового обороту, однак це не заважає при рекламуванні друкованих видань на телебаченні, радіо чи в Інтернеті використовувати певну мелодію, яка врешті решт буде асоціюватись у споживачів з конкретною особою.

Для цього не треба наносити позначення на сам товар, адже в 2016 році існує багато способів донести до споживача звукове повідомлення.

Україна близько десяти років практикує реєстрацію звукових ТМ, наприклад реєстрація 12-ти секундної мелодії для спонсорського ролику на різних медіа — Свідоцтво № 112835 (для товарів 33 і послуг 35 класів), на сайті Укрпатенту можна прослухати позначення, а не лише подивитись на нотний запис.