13 Декабря, 2018 Новости компании

Думаете, самые ярые защитники дизайна обуви – три полоски Adidas и красная подошва Лабутена? Компания Deckers, которая владеет ТМ UGG, с 2009 по 2017 гг. подала 190 исков о защите торговой марки и заняла шестое место по количеству споров в США среди владельцев знаков (Lex Machina Trademark Litigation Report).

Успех пришел к UGG после того как в шоу Опры Уинфри в 2000 г. хозяйка шоу рассказала, что она любит УГГ’и. Знаменитости, ранее предпочитавшие каблуки (например, Sarah Jessica Parker), стали появляться в австралийских сапогах, а папарацци распространили эти луки по всему миру.

Создав нишу, компания привлекла конкурентов, который ведут себя весьма агрессивно.

Australian Leather подала иск об отмене торговой марки UGG как утратившей различительную способность – мол, все стали называть мягкие сапоги уггами. Юристы решили, что компания продала бы на 60 000 пар обуви больше, если бы не действующая ТМ и потребовали взыскать с Deckers упущенную выгоду. Креатив не сработал, потому в сентябре 2018 суд им отказал.

(НЕ)Функциональная пуговица?

Deckers активно защищает патенты на дизайн обуви и trade dress. Лидер тут – дизайн пуговицы под названием «Bailey Button».

В иске против компании J.C. Penney, речь идет о нарушении патента на дизайн пуговицы и внешний вид обуви, узнаваемый у покупателей.

По мнению J.C. Penney, истец хочет ограничить конкуренцию и монополизировать рынок обуви, которая имеет похожий функциональный дизайн. Закон ведь не защищает идею о том, что при помощи пуговицы и шнурка можно застегивать сапоги. Владелец патента утверждает, что такой дизайн ornamental, а ответчик – что пуговица предназначена, чтобы соединять элементы обуви, т.е. functional.

Посмотрите на иллюстрацию: видно же, что в первом патенте у сапога три пуговицы на застежке, а в сапоге ответчика – одна!

В другом cпоре (Deckers Outdoor Corp и Gap) в центре обсуждения тоже вопрос о застежке: functional или ornamental?

Обладатель патента утверждает: «When there are several ways to achieve the function of an article of manufacture, the design of the article is more likely to serve a primarily ornamental purpose». Ответчик мог выбрать среди разных вариантов застежки (кнопка, молния, липучка, пуговица другого дизайна), но выбрал именно тот, который на обуви UGG.

На примере иконок на рабочем столе смартфонов в деле Apple v Samsung рассказывали о том, как оценивают в США объем охраны design patent: он охраняет только орнаментальные (изобразительные) элементы, а патент на полезную модель — функциональные элементы.

Ромео, эстоппель и убытки

В 2010 году оппоненты впервые схлестнулись в суде, но в итоге заключили мировое соглашение. Истец дал ответчику срок, чтобы продать изготовленную с использованием патента обувь и сменить её дизайн.

Спустя 7 лет вновь Deckers обвинили компанию в нарушении патента. Ответчик защищался доктриной эстоппель: запрет на противоречивое поведение, нарушение которого приводит к отказу в защите.

В далеком 2012 году, когда стороны заключали мировое, истец знал о том дизайне, который в 2017 счел нарушением патента. Коль скоро он знал и разрешил продавать обувь, то лишен права запрещать ответчику использовать такой дизайн, даже если патент прямо не указан в мировом соглашении.

Суд же усмотрел в действиях ответчика использование патента и взыскал 5 млн дол убытков за нарушение патента (Deckers Outdoor v Romeo & Juliette Case No. 15-02812 Apr. 6, 2018).

Я неравнодушен к теме взыскания убытков, потому дальше минутка статистики: с 2010 по 2016 гг средний размер убытков в делах о нарушении патента в США составила 29 млн дол, в спорах о нарушении торговых марок – 2,5 млн дол, а в делах о нарушении авторских прав – всего 400 000 дол. (статья о защите интеллектуальных прав на обувь в США).

Chanel рекордсмен в этой дисциплине: 389 исков привели к присуждению 1 млрд дол убытков.

Один миллиард! Откуда берутся такие фантастические суммы?

Дело в том, что ответчики в спорах об онлайн торговле контрафактом – сайты, счета в PayPal, аккаунты или неустановленные субъекты по правилу John Doe. Убытки считают по принципу 2 млн дол на каждого ответчика, а не единая сумма на весь иск. Подал иск к 50 ответчикам и получил 100 млн убытков. Точнее не получил, ведь их же не взыщешь с неустановленных субъектов.